Face à l’excitation d’ouvrir son entreprise, la priorité est souvent donnée au produit, au recrutement et à la quête de financement. La propriété intellectuelle est laissée au second plan, parfois même totalement oubliée, alors qu’elle est pourtant un vecteur de valorisation. Un dépôt de marque négligé, une clause de cession de droits mal rédigée avec un développeur ou un logo non protégé sont autant d’erreurs commises lors du lancement d’un projet innovant qui peuvent s’avérer fatales. Certains entrepreneurs réalisent parfois trop tard que leur actif le plus précieux appartient juridiquement à un tiers ou est tombé dans le domaine public. Cet article a pour ambition de vous transmettre les réflexes pour transformer vos idées en actifs cessibles et protégés, garantissant ainsi la pérennité et l’attractivité de votre start-up.
Eviter les contrefaçons
Avant de se lancer dans un projet entrepreneurial, il est toujours conseillé de faire une étude concurrentielle pour vérifier que votre produit n’existe pas déjà sur le marché et si la marque que vous souhaitez utiliser n’est pas déjà déposée au profit d’un tiers. A défaut, vous vous exposez à une réclamation et à une demande d’indemnisation. Vous risquez également de devoir changer de marque et d’identité quelques semaines/mois après votre lancement, ce qui ralentira considérablement votre développement et donnera une image désastreuse de votre entreprise. Beaucoup d’entrepreneurs se contentent d’une recherche rapide sur Google ou sur la base de données gratuite de l’INPI, ce qui n’est pas suffisant. Une recherche d’antériorité sérieuse et approfondie doit être effectuée. Pour les marques, cette recherche doit couvrir non seulement les noms identiques, mais aussi ceux qui se ressemblent et qui pourraient créer une confusion dans l’esprit du public. Nous pouvons vous accompagner dans le cadre de cette démarche.
Pour rappel, le droit des marques obéit à deux grands principes :
- le principe de spécialité : une marque est protégée pour des classes de produits et services précis. Il est important de déterminer les classes stratégiques pour votre activité actuelle mais également future car il ne sera pas possible de compléter votre dépôt de marque a posteriori. Pour autant, il ne faut pas tomber dans l’écueil de tout viser car vous vous exposeriez alors à un risque de déchéance de votre marque. Nous pouvons vous assister dans le dépôt de votre marque et le choix des classes de produits/services adaptées à votre activité.
- le principe de territorialité : une marque est protégée pour un territoire précis. En premier lieu, il convient de viser la France bien sur mais si votre start-up a vocation à dépasser les frontières, la protection doit être envisagée au niveau de l’UE (EUIPO) ou à l’international (OMPI) dès que possible. Nous disposons d’un réseau de partenaires et d’homologues à l’étranger avec lesquels nous travaillons qui nous prêtent leur concours pour les dépôts de marques communautaires et internationales de nos clients.
A noter : le droit des marques protège contre le risque de confusion. Aussi, même si l’orthographe diffère entre deux marques, un risque de confusion peut être retenu contre vous si la prononciation entre les deux marques est proche, que les deux marques se ressemblent visuellement ou qu’il existe une similitude conceptuelle entre elles (= elles renvoient à la même idée, au même concept, au même langage sémantique…).
Ne sous-estimez jamais la vigilance des titulaires de droits qui, pour certains, mettent en place des process de veille juridique pour contrôler toutes les demandes de marque qui sont publiées au BOPI et attaquer en suivant.
Attention également : un nom de domaine disponible ne signifie pas que la marque est libre. Sécuriser votre lancement en pilotant des recherches complexes. L’objectif est de vous garantir que le nom que vous allez porter sera votre plus grand allié, et non votre premier obstacle.
Déposer sa marque et protéger son innovation
Le droit des marques exige que le nom soit arbitraire par rapport aux services proposés. Plus votre marque est originale (comme Apple pour des ordinateurs), plus sa protection juridique sera étendue et facile à défendre devant les tribunaux. L’une des erreurs les plus courantes des start-ups est de choisir un nom trop descriptif de leur activité. Le risque est alors que l’INPI refuse votre dépôt pour défaut de caractère distinctif et même s’il passe, la protection de votre marque ne sera pas optimale car elle pourra être remise en question à tout moment par tout tiers intéressé (= action en nullité de marque pour absence de distinctivité).
Le dépôt de votre marque doit être stratégique. Il est parfois plus intéressant de déposer une marque semi-figurative (logo + texte) qu’une marque verbale seule. La marque verbale offre la protection la plus large car elle couvre le nom quel que soit son graphisme. Cependant, le logo est indispensable pour protéger votre identité visuelle contre le parasitisme de concurrents qui tenteraient de détruire votre univers graphique sans copier votre nom.
Enfin, déposer une marque ne suffit pas. Il faut l’exploiter conformément à la façon dont elle a été déposée (pour éviter tout risque de déchéance) et surveiller ses concurrents pour les attaquer si jamais ils réutilisent votre marque ou une marque trop proche.
Lors d’un audit (avant une levée de fonds ou une vente de société), un des premiers documents réclamé est le certificat de dépôt de marque. Si le titre est contestable ou mal rédigé, la valorisation de votre start-up peut chuter drastiquement. Une de nos actions clés est de transformer votre nom en un actif financier solide, capable de traverser les années et les frontières.
La propriété des créations : qui possède réellement les droits sur les créations de votre start-up ?
Une erreur classique pour une start-up est de croire qu’elle est automatiquement propriétaire de ses créations parce qu’elle a payé ses salariés, prestataires, développeurs…. En droit français, le principe est inverse : l’auteur d’une œuvre de l’esprit (logiciel, logo, texte, design) qu’il soit freelance ou salarié reste titulaire des droits (sauf exception notamment en matière de logiciel) tant qu’il n’a pas cédé ses droits de manière explicite, écrite et précise. Lors d’une acquisition de start-up, un investisseur peut bloquer le dossier si la start-up est dans l’incapacité de prouver qu’elle détient les droits sur son propre code source.
Que vous travailliez avec des freelances, des agences ou même vos propres salariés, chaque création doit être analysée et faire l’objet d’un transfert juridique au profit de votre entreprise si vous voulez sécuriser vos droits. Sans cela, votre start-up est une coquille vide car son actif principal appartient à des tiers.
Développeurs et prestataires
Payer une facture à une agence de développement ou à un freelance ne vous transfère aucun droit de propriété intellectuelle. La facture prouve la transaction commerciale, mais seul un contrat de cession de droits d’auteur répondant aux exigences du Code de la propriété intellectuelle (Article L131-3) permet de transférer les droits patrimoniaux attachés à une œuvre. Un contrat de prestation de services sans clause de cession détaillée est une bombe à retardement.
Quelles sont les mentions obligatoires pour une cession valable ? La loi française protège l’auteur. Pour que la cession soit valable, elle doit spécifier de manière distincte chaque droit cédé (reproduction, représentation, adaptation), sa destination, le lieu d’exploitation et la durée. Une clause globale est juridiquement nulle.
En matière de logiciel, il est important de s’assurer d’avoir le code source. En effet, être propriétaire des droits sans avoir accès au code source ne présente qu’un intérêt réduit… Il est à noter également que les droits des salariés qui créent des logiciels dans l’exercice de leurs fonctions sont automatiquement dévolus à l’employeur (article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle). Cette dévolution ne couvre toutefois ni le design du logiciel (UI/UX), ni la documentation marketing, ni les créations des mandataires sociaux (dirigeants). Elle n’est pas applicable non plus aux développeurs freelance qui conservent leurs droits d’auteur tant qu’aucune cession écrite des droits patrimoniaux n’a été conclue..
Mon conseil stratégique est de sécuriser les choses le plus rapidement possible pour limiter les risques juridiques au maximum et permettre le déploiement de l’activité en toute sérénité.
Associés fondateurs et salariés
Même au sein de l’entreprise, la question de la propriété intellectuelle peut devenir un sujet capital. Ce sera notamment le cas en cas de séparation des associés ou si un homme clé de l’entreprise décide de partir avec le code ou en laissant le code mais sans avoir signé de clause de cession. Il peut alors vous interdire de l’utiliser ou, pire, le vendre à un concurrent. Vous devez systématiquement insérer des clauses de propriété intellectuelle robustes dans vos pactes d’associés mais également dans vos contrats de travail avec vos salariés (notamment clés). Nous pouvons vous accompagner dans le cadre de ces prestations juridiques.
Un audit de vos contrats permettra de s’assurer que la chaîne des droits est ininterrompue : de l’idée initiale jusqu’au produit fini. En sécurisant les relations avec vos collaborateurs, vous créez un climat de confiance nécessaire à l’innovation. Une start-up où la propriété est claire est une start-up qui peut se concentrer sur l’essentiel : conquérir son marché.
Comment vous protéger ?
Toute innovation doit être protégée mais cela ne passe pas nécessairement par le dépôt d’un brevet. Le brevet offre un monopole de 20 ans, mais il coûte cher et impose de rendre votre invention publique. Parfois, le dépôt de brevet est inadapté et mieux vaut privilégier la protection par le secret (savoir-faire).
Quand le brevet est utile ?
Le brevet est une arme défensive et offensive de premier plan, mais il exige une nouveauté absolue. Si vous présentez votre innovation lors d’un salon ou si vous en parlez sur LinkedIn avant d’avoir déposé une demande, votre brevet sera nul. La divulgation est l’ennemi du brevet.
- La brevetabilité du logiciel : En Europe, on ne brevète pas un logiciel « en tant que tel », mais on peut breveter une « invention mise en œuvre par ordinateur » si elle apporte une solution technique à un problème technique. C’est une nuance complexe à bien analyser avec des conseils en propriété industrielle. Nous pourrons vous diriger vers des professionnels compétents si vous souhaitez breveter votre innovation.
- Le coût : Entre les frais de dépôt, les annuités et les frais de traduction pour une extension internationale, le brevet est un investissement lourd. Là encore, nous pourrons vous conseiller des professionnels de qualité pour vous accompagner sur ces sujets que nous ne traitons pas en interne au cabinet.
Secret des affaires
Parfois, le secret est une protection bien plus efficace qu’un brevet. Le secret des affaires, renforcé par la loi de 2018, permet de protéger des informations qui ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes. Pour une start-up, cela peut concerner des algorithmes, des listes de clients, des processus de fabrication ou des études de marché.
- Les mesures de protection (MTP) : Pour invoquer le secret des affaires, vous devez prouver que vous avez pris des mesures pour garder l’information secrète. Il faut mettre en place ces barrières : clauses de confidentialité strictes, accès restreints aux serveurs, marquage des documents « Confidentiel », identification et mot de passe renforcés….
- Le savoir-faire : il représente l’ensemble des connaissances non brevetées qui font votre supériorité technique. Ce savoir-faire est à mettre en avant dans vos contrats pour qu’il soit valorisable en cas de vente de la société.
Apporter de la valeur à son entreprise
Pour une start-up, la propriété intellectuelle n’est pas une simple protection contre le vol, c’est l’actif principal qui figure au bilan et rassure les investisseurs. Lors d’une levée de fonds, les investisseurs ne parient pas seulement sur une équipe ou un marché, ils achètent une exclusivité. Si votre technologie est facilement copiable ou si vos titres de propriété sont fragiles, votre valorisation s’effondre.
Sécuriser ses actifs immatériels, c’est construire la valeur de revente de son entreprise. Un portefeuille de marques et de droits immatériels bien géré est un signal fort de maturité et de sérieux envoyé au marché.
La propriété intellectuelle ne doit pas être perçue comme une simple formalité administrative ou une dépense superflue au lancement. Elle est le socle sur lequel repose l’intégralité de la valeur de votre start-up. Il est important de veiller à ce que chacune de vos créations soit votre propriété exclusive et devienne un actif valorisable. En évitant les erreurs classiques, vous vous assurez une route sereine vers le succès commercial et financier.
FAQ : 4 questions clés pour sécuriser votre projet innovant
1. J’ai déjà lancé mon site web, est-il trop tard pour déposer ma marque ?
Il n’est jamais trop tard, mais vous prenez un risque de « priorité ». Si un concurrent dépose le même nom avant vous, il pourrait techniquement vous interdire de l’utiliser, même si vous avez commencé avant (sauf à prouver une concurrence déloyale ce qui est toujours plus complexe). Il est important de déposer votre marque dès que le nom est définitif pour figer votre antériorité.
2. Est-ce que mon développeur freelance est propriétaire du code source qu’il a développé pour moi s’il n’y a pas de contrat ?
Oui, juridiquement le développeur reste propriétaire des droits d’auteur sur le code. Sans un contrat écrit précisant la cession des droits (reproduction, adaptation, exploitation), vous n’êtes pas propriétaire du code. Pour valoriser votre start-up, la rédaction d’un contrat de cession de droits permettant de régulariser cette situation est indispensable.
3. Un NDA (accord de confidentialité) est-il vraiment efficace avec un investisseur ?
Il est aussi efficace qu’un contrat peut l’être et même s’il n’empêchera pas un investisseur d’y porter atteinte s’il le souhaite cela vous assurera une protection malgré tout.
4. Puis-je utiliser des images trouvées sur Google pour mon logo ou mon site ?
C’est une erreur extrêmement fréquente et dangereuse. La plupart des images sont protégées par le droit d’auteur. Utiliser une image sans licence vous expose à une action en contrefaçon. Pour votre logo, il est préconisé de recourir à des graphistes et de vous faire céder leurs droits d’auteur. Pour vos photographies, n’hésitez pas à les prendre vous-même ou à recourir à un photographe avec cession de ses droits d’auteur également.
